ФАС и Роспатент: общение с госорганами в 2021 году
В период пандемии на фоне общего уменьшения потока обращений в ФАС по признакам недобросовестной конкуренции количество возбужденных дел и принятых решений по фактам нарушений с использованием интеллектуальной собственности сократилось крайне незначительно, рассказала Яна Склярова, заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС.
Значительная часть конфликтов – в интернете. В этой сфере часто используются знакомые способы недобросовестной конкуренции, например, дискредитация или введение в заблуждение. Но чаще всего сайты зарегистрированы на физических лиц, что исключает возможность рассмотрения дела антимонопольным органом. «Эта проблема может быть устранена, если в ходе расследования выявится, что указанный в качестве администратора сайта гражданин является единоличным исполнительным органом либо иным образом состоит в группе лиц с предполагаемым ответчиком — кем-либо из заинтересованных участников рынка», – объяснила Склярова. Случаи, когда сайт зарегистрирован на гендиректора компании или сотрудника, случались неоднократно, подчеркнула Склярова, а вот факты регистрации таких «сомнительных» сайтов на имя юридических лица встречались всего пару раз.
Еще одно распространенное нарушение в интернете – мимикрия под чужой сайт либо различные способы незаконного использования на интернет-странице чужой интеллектуальной собственности. Например, товарных знаков или иных средств и фирменного стиля, позволяющих вводить клиентов и потребителей в заблуждение.
Наталья Полианчик, генеральный директор IPCodex, детализировала вопросы нарушения интеллектуальных прав в сети, дала ряд рекомендаций по выявлению и устранению нарушений и посоветовала несколько сервисов, которые могут помочь с этим (IPChain, n’RIS, Co-Fi). А Сергей Левин, руководитель юридической службы «Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг», продолжил тему антимонопольного регулирования – и обсудил с участниками конференции практику ФАС в сфере антимонопольного импорта.
В прошлом году антимонопольная служба вынесла два «знаковых» решения в отношении Daimler A.G. и KYB Corporation. Обе компании правообладатели, которые необоснованно отказывали в использовании товарных знаков неавторизованным автодилерам, рассказал эксперт. Антимонопольщики решили, что правообладатель ограничивает доступ потребителей к определенным товарам, а следовательно – злоупотребляет своим правом на товарный знак. «Но есть ли в этом случае ограничение конкуренции, а если его нет – в чем проявляется то самое негативное влияние на конкуренцию и нет ли необходимости объяснить более детально, в чем оно проявляется?», – задался вопросом Левин.
Дмитрий Марканов, управляющий партнер Patentus Patentus Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (включая споры) , рассказал, как происходит взаимодействие с чиновниками из Роспатента. Долгие годы они вели себя непоследовательно и отвергали ссылки на предшествующую практику, нарушая тем самым «доктрину разумных ожиданий». «Они говорили: каждый раз – как в казино. Вы же не обязаны всегда выигрывать», – рассказал эксперт.
Сейчас такое поведение Роспатента ограничивает Суд по интеллектуальным правам, который нередко встает на защиту правообладателей. Так, Роспатент отказал в регистрации товарного знака «Алтайский стандарт», сославшись на то, что уже есть товарный знак «Алтайский мед». Заявитель же обратил внимание, что в реестре уже есть целых семь «алтайских» товарных знаков. СИП пресек непоследовательность чиновников (дело № СИП-645/2019).
Судебная практика: превентивные иски и маленькие компенсации
Важную часть любой конференции «Право.ru» составляет обсуждение судебной практики. Партнер Lidings Lidings Федеральный рейтинг. группа Фармацевтика и здравоохранение группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) 16место По выручке на юриста (менее 30 юристов) 27место По выручке Борис Малахов рассказал, как защитить свои права в суде. Первый способ – иск об уже случившемся нарушении права. Чтобы добиться такого запрета, вы должны доказать, что нарушения продолжаются, рассказал эксперт. «Если в ходе рассмотрения спора ответчик прекратил использовать обозначения, суд может отказать в иске, указав, что абстрактные требования недопустимы», – рассказал юрист. Малахов рекомендует всегда дополнять подобные иски дополнительными основаниями – например, небольшой компенсацией или публикацией информации о нарушении. Особенно сложно убедить суды московского округа в том, что требования не являются абстрактными.
Эксперт напомнил, что защитить свою позицию можно и с помощью иска об угрозе нарушения. Выиграть такие споры сложнее, чем более привычным иски об уже случившемся нарушении. Первые успешные примеры есть в сфере фармацевтики – зарубежные компании доказали, что получение разрешительной документации в Минздраве на дженерики создает угрозу для обладателя патента.
Cтарший партнер Versus.legal Versus.legal Федеральный рейтинг. группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (включая споры) Александра Курдюмова проанализировала, как суды рассматривают иски о компенсации за нарушение исключительных прав. Чаще всего просят компенсацию в твердой сумме, но именно по таким искам суды чаще всего ее снижают, рассказала эксперт – в 30% споров суд взыскал минимальную компенсацию в 10 000 руб. Проще заявить расчетную компенсацию, но стоимость товаров может быть сложно доказать. Эксперт советует обращаться в полицию или прокуратуру – они могут запросить информацию об объеме торговли непосредственно у ответчика. Повлиял на ситуацию Конституционный суд, рассказала Евгения Ветошникова, руководитель юридического отдела SONY Electronics. В своем прошлогоднем постановлении № 40-П определил, что компенсация не должна носить «штрафной» характер и служить для обогащения истца.
Значительная часть результатов интеллектуальной деятельности создают сотрудники больших предприятий, рассказал Андрей Паршин, партнер ELLADI ELLADI Федеральный рейтинг. . На примере дела № СИП-229/2020 он рассказал: в некоторых, но все же редких, случаях у работников все-таки получается защитить свои права. В этом деле работник предоставил доказательство тому, что РИД был создан до того, как он устроился на работу. Как решил СИП, сам факт наличия трудовых отношений еще не говорит о том, что все результаты будут принадлежать работодателю.
Тему продолжила Виктория Меркудинова, директор Althaus Legal Althaus Legal Федеральный рейтинг. группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения Профайл компании . Эксперт рассказала о трудностях определения авторства компьютерной программы и предложила способы передачи исключительного права. Можно использовать договор авторского заказа, еще один способ – договор об отчуждении исключительного права. А при создании служебных произведений, по словам Меркудиновой, работодателю помогут служебное задание, должностные инструкции и параметры трудового соглашения с работником. Но и без этих документов можно справиться – например, с помощью служебной переписки.
Старший юрист компании Зуйков и партнеры Зуйков и партнеры Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (включая споры) 21место По выручке на юриста (менее 30 юристов) 45место По выручке Профайл компании Роман Ларшин раскрыл для участников современную практику борьбы с «киберсквоттингом» в доменных спорах, а старший юрист Eversheds Sutherland Eversheds Sutherland Федеральный рейтинг. группа Экологическое право группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Антимонопольное право (включая споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Природные ресурсы/Энергетика группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) группа Банкротство (включая споры) группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) Профайл компании Алексей Дарков рассказал про учет лицензионных платежей в таможенной стоимости. Проблема серьезная, заявил эксперт: на нее обратила внимание Счетная палата, которая недосчиталась порядка 98 млрд руб. лицензионных платежей в 2020 году. Дарков ожидает, что в ближайшее время таможенники будут уделять этому вопросу особое внимание, и компаниям придется отстаивать свою позицию в судах.
Сессию о судебной практике закрыл своим выступлением Роман Скляр, управляющий партнер, ЮФ Интеллектуальный капитал Интеллектуальный капитал Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) : он рассказал об уголовной практике в сфере интеллектуальной собственности. В уголовном кодексе есть сразу четыре статьи (146, 147, 180 и 183), за которые можно привлечь к уголовке.
Но как правило по этим составам судят в совокупности с мошенничеством, незаконным предпринимательством и другим статьям УК. Скляр на примерах из практики рассказал, какие приговоры суды выносят по подобным делам.
Сделки: сохранить, продать, заложить
Юлия Сычева, директор по юридическим вопросам Viacom, которой принадлежит больше 300 телеканалов и 150 000 единиц контента, рассказала, как в компании ведется учет и управление торговыми марками и объектами авторского права. В холдинге есть одна компания, которая владеет всей интеллектуальной собственностью других фирм по всему миру. Есть еще и департамент по управлению правами и автоматизированная система, в которой есть сведения о всех ОИС. Ею могут пользоваться юристы «дочек» по всему миру. По словам Сычевой, это позволяет эффективно использовать права, принадлежащие холдингу.
О преимуществах создания единого портфеля и его консолидации в одной компании говорила и Надежда Курдюкова, начальник юридического отдела «Маши и Медведя». Это позволяет легче управлять компанией и минимизировать налоги. Но могут возникнуть вопросы по размыванию налоговой базы – юрист посоветовала не забывать про соответствующие требования ОЭСР.
Ксения Бычкова, руководитель направления правовой поддержки «Games & Esports» Mail.Ru Group, обсудила с участниками конференции Due Dilligence интеллектуальной собственности. Это нужно, чтобы определить стратегию развития и монетизации объектов, выявить риски, связанные с IP-активами компании и исходя из результатов проверки понять, как защищать свои права. «При сборе информации, особенно когда речь идет о приобретении IP-актива, мы проводим собственное расследование и проверяем открытые источники информации на предмет тех объектов, которые контрагент не включил в пакет», – рассказала эксперт. И часто выясняется, что контрагенты забывают – зачастую случайно – включить один из активов в периметр сделки. Потому что они не проводят собственный «дьюдил».
Развила тему покупки стартапов и сделок M&A Анна Войцехович, директор департамента корпоративного права МТС. Компания проводит IP-аудит, рассказала Войцехович, потому что это «минное поле» – неправильно посчитанная цена проекта и отсутствие перспектив роста ставит крест на сделках. При покупке уже состоявшихся компаний проверка проводится полная, она длится несколько месяцев. Проще со стартапами, за которыми стоит только «классная идея» – но «дьюдил» все равно нужен. «Если у них не будет KPI, программный продукт не «полети»т. Только он может замотивировать, больше ничего», – утверждает Войцехович. Кроме того, все сделки содержат соглашение о конфиденциальности – так спокойнее обеим сторонам.
От обсуждения покупок эксперты перешли к особенностям залога нематериальных активов. «На протяжении последних пяти лет к нам стали обращаться как правообладатели, так и кредиторы, чтобы отдать или взять в залог интеллектуальную собственность», – рассказал Сергей Медведев, партнер юрфирмы Городисский и Партнеры Городисский и Партнеры Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) . В 2020 году по данным Роспатента случилось 140 таких сделок с регистрируемыми объектами ИС. Эксперт раскрыл основные тонкости подобных соглашений.
Но взыскание – не единственный риск. Возможно также обесценивание предмета залога или даже полная его утрата – ведь правообладатель может отказаться от своего права, например, на товарный знак. Поэтому стоит указывать в договоре, что кредитор не вправе так поступать, советует Медведев.
Закрыла 7-часовую конференцию своим выступлением Анастасия Андросова, руководитель отдела международной работы «Почты России». Юрист рассказала про модификацию компьютерных программ и дала практические советы по заключению соглашений с разработчиками. Так, стоит зафиксировать, что с момента создания результата работ исключительное право на него принадлежит заказчику. И на использование РИД нужно обязательно получить явное согласие – без него такое действие будет незаконным.